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  • Denominación social y nombre comercial: cuándo prevalece una u otra

    8 abril, 2020
    Ante un problema jurídico, ¿qué prevalece, la marca o la denominación social?

    1. La denominación social

    La denominación social no es otra cosa que el nombre con el que una persona jurídica queda individualizada en el tráfico jurídico, o, como la define el magistrado del Tribunal Supremo J. R. Ferrándiz, “el conjunto de signos que individualiza a la persona jurídica en cuanto sujeto titular de derechos y deberes”.

    Como sucede con las personas físicas, toda sociedad está obligada a registrar su nombre o denominación social. De hecho, en el caso de las personas jurídicas, esto es un requisito previo para que pueda ser constituida. El principal requisito legalmente exigido para que se otorgue una denominación social a una sociedad en fase de constitución es el de la ‘novedad’. Así, el Registro Mercantil Central no podrá conceder una denominación social idéntica a la de otra sociedad preexistente. Tampoco podrá hacerlo con una sustancialmente idéntica, esto es, aquella que se limite a modificar el orden de las palabras o sílabas que la conforman, o bien su género o número o, incluso, cuando fonéticamente sean muy similares, aún cuando su grafía sea diferente.

    Aunque la principal función de la denominación social es identificar a los sujetos que operan en el tráfico jurídico para individualizarlo respecto a los demás, también sirve para publicitar ante terceros el tipo de sociedad -esto es, si es de responsabilidad limitada, anónima o unipersonal y, por tanto, cómo responde de las deudas contraídas con terceros-, lo que doctrinalmente se conoce como «función informativa del tipo social».

    Ciertamente, una vez obtenida una denominación social, su registro sólo confiere a su titular el derecho a utilizarla en el tráfico jurídico (emisión de facturas, remisión de cartas a clientes), o como señala A. GARCÍA VIDA, «sólo se emplea como antefirma para suscribir los documentos en nombre de la sociedad. Y ello es especialmente así en los casos en que la sociedad utiliza un nombre comercial o una marca distintos para relacionarse con los clientes».

    Sin embargo, que el Registro Mercantil Central haya concedido determinada denominación social no significa que ésta pueda utilizarse para distinguir la empresa (nombre comercial) o los servicios o productos que ofrece (marca) en el tráfico mercantil, pues esas funciones solamente pueden ser ejercitadas por quienes ostentan un derecho reconocido en virtud de la Ley de Marcas.

    2. El nombre comercial

    En efecto, el artículo 87.1 de la Ley de Marcas define el nombre comercial como “todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares»

    Por tanto, la configuración legal del nombre comercial en la Ley de Marcas equipara sus funciones con las previstas para la marca, con la diferencia del objeto de protección, de tal modo que sus productos y servicios podrán venir amparados por la marca, mientras que la empresa y su actividad en el tráfico mercantil podrán darse a conocer a través del nombre comercial.

    3. Colisión entre denominación social y marca

    No obstante, son frecuentes los supuestos en que se produce colisión entre una marca anterior y una denominación social posterior, dándose incompatibilidad entre ambos cuando existe identidad o semejanza entre denominación social y signo distintivo anterior, siempre que el uso de la denominación supere la mera suscripción de documentos y venga siendo usado como signo distintivo con el que intentar captar clientela, pese a no estar registrado como nombre comercial en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

    Aunque hasta la promulgación de la Ley de Marcas de 2001 el Registro Mercantil Central venía denegando el registro de aquellas denominaciones sociales idénticas o sustancialmente idénticas con marcas notorias (conocidas por la generalidad de un sector económico) utilizando los criterios interpretativos establecidos en el Código Civil en virtud del principio de tutela pro consumitore, no estaba expresamente regulada la facultad del Registro Mercantil Central para denegar el registro de una denominación social cuando pudiera producir riesgo de asociación con una marca o nombre comercial notorio.

    No obstante, el hecho de que no exista un registro de marcas o nombres comerciales notorios, unido a que en el momento de solicitar la inscripción de una denominación social en el Registro Mercantil Central este desconozca el objeto social que se pretende conferir a la sociedad en fase de constitución, dificulta en grado sumo la aplicación eficaz de esa Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley de Marcas, pues para apreciar riesgo de asociación no solamente han de coincidir sustancialmente los signos, sino que también ha de concurrir lo que se denomina “identidad aplicativa”, esto es, que las denominaciones confrontadas tengan por objeto similares o idénticas actividades económicas.

    Así pues, son múltiples las ocasiones en que la falta de comprobación de la existencia o inexistencia de coincidencia con signos distintivos anteriores al registrar la denominación social en el Registro Mercantil Central origina conflictos con esos signos distintivos anteriores, que serán susceptibles de lesión si una denominación social posterior se utiliza con “carácter distintivo”, esto es, como nombre comercial o, incluso, como marca.

    4. Solución doctrinal

    Para resolver cuándo ambas son compatibles o incompatibles hemos de hacer un examen individualizado de cada caso.  Así, C. Fernández-Novoa entiende que «nuestra mejor doctrina interpreta que el uso no se realizará a título de marca cuando el tercero adjunte una marca propia a las indicaciones descriptivas; y en la publicidad, etiquetas, etc., el nombre aparezca tipográficamente en un segundo plano que ponga claramente al descubierto su significado meramente informativo», mientras que A. Bercovitz ejemplifica la cuestión señalando que «si en los envases o etiquetas aparece una marca distinta de la denominación social y se incluye la denominación en letras que no llaman especialmente la atención como medio de identificar a la sociedad fabricante o comercializadora, parece claro que se estará utilizando la denominación social como tal y no como nombre comercial. Ahora bien, si en esos envases o etiquetas aparece la denominación social con unos caracteres tipográficos que permiten que la clientela o el público se fije en esa denominación como elemento distintivo del producto o servicio, parece claro que estaremos ante una utilización de la denominación social como nombre comercial».

    Esta doctrina ha sido positivada por la emanada del Tribunal Supremo mediante sus sentencias de 28 de abril de 2006, 12 de abril de 2013 y, sobre todo, por la de 6 de julio de 2015 en el caso Autorama/Autoram, en cuya virtud, cuando el uso de una denominación social como signo distintivo para individualizar la actividad de una empresa colisione con un derecho marcario anterior, su titular puede instar la denegación previa (en vía administrativa) o la posterior nulidad (en sede judicial) de la denominación social que infrinja ese derecho marcario, dando lugar, incluso, a la obligación del infractor en orden a indemnizarle de acuerdo al artículo 42 de la Ley de Marcas.

    No obstante, para ello no deben haber transcurrido más de cinco años desde que el titular de la marca registrada conoció o, incluso debió conocer (según doctrina de las Audiencias Provinciales) la infracción de sus derechos marcarios, pues, en caso contrario, opera la prescripción por tolerancia prevista en el artículo 52.2 de la Ley de Marcas y tal posibilidad habría fenecido.

    Eugenio-Luis-Rodriguez

    Eugenio Rodríguez | Socio LEAN Abogados

    Especialistas en Derecho Mercantil

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